Volltextveröffentlichungen (4)

• Bundespatentgericht
• Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
• rewis.io

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "A flexible expandable stent (europäisches Patent)" - zur unzulässigen Erweiterung - zum Vorliegen eines Aliuds

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Verfahrensgang

• BPatG, 08.05.2018 - 4 Ni 63/16 (EP)
• BPatG, 26.11.2018 - 4 Ni 63/16
• BGH, 17.12.2020 - X ZR 168/18

Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (23)

• BGH, 29.04.2014 - X ZR 19/11

  Patentnichtigkeitsverfahren: Unzulässige Erweiterung des Patentanspruchs durch …

  Auszug aus BPatG, 08.05.2018 - 4 Ni 63/16

  NK1 EP 0 846 449 B1 NK1a DE 695 25 182 T2 NK1b DE 695 25 182 C5 NK1c Registerauszug des Streitpatents vom 22.11.2016 NK2 WO 96/03092 A1 NK3 Beschluss der Einspruchsabteilung des EPA vom 14.05.2008 zu EP 846 449 NK4 Beschluss der Technischen Beschwerdekammer des EPA (T 1967/08) vom 21.01.2011 zu EP 846 449 NK5 Beschluss der Patentabteilung 43 des DPMA vom 21.01.2016 zu EP 846 449 im Beschränkungsverfahren NK6 Klageerweiterung vom 15.03.2011 der hiesigen Beklagten im zwischen den Parteien anhängigen Verletzungsstreit vor dem OLG Düsseldorf (Az.: I-2 U 54/10) NK7 Urteil des BGH vom 29.04.2014 (Az.: X ZR 19/11) NK8 Urteil des OLG Düsseldorf vom 30.04.2015 (Az.: I-2 U 54/10), mit dem die auf dem parallelen Patent EP 1 181 902 basierende Verletzungsklage abgewiesen wurde NK9 Merkmalsgliederung der geänderten Patentansprüche 1 und 2 des Streitpatents NK10a-e Dokumente zum Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren vor dem BGH zum Parallelpatent EP 1 181 902 NK11 Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 23.05.2017 zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens zum Streitpatent NK12 Verletzungsklage der hiesigen Patentinhaberin und Beklagten vor dem LG Düsseldorf vom 02.12.2008 zu den Parallelpatenten DE 195 49 477, EP 1 181 902 und DE 195 49 520 sowie zum Parallelgebrauchsmuster DE 295 21 205 NK13 Überweisungsbeleg vom 06.10.2017 über die Kostenerstattung der Klägerinnen an die Beklagte betreffend das vorhergehende Nichtigkeitsverfahren zum Streitpatent (Az. 4 Ni 33/11 (EP)) NK14 = NK6 NK15 EP 0 846 449 A2.

  Zur gleichen Auslegung im Hinblick auf das Erfordernis der fehlenden Überlappung der vollen Schlaufen der ersten und zweiten Mäandermuster seien auch der BGH in seinen Urteilen im Nichtigkeitsberufungsverfahren betreffend die Parallelpatente EP 1 181 902 und DE 195 49 477 (vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11) sowie das OLG Düsseldorf in dem zwischen den Parteien geführten Verletzungsrechtsstreit, der auf das Parallelpatent EP 1 181 902 gestützt war (Az.: I-2 U 54/10), gekommen.

  auch der Bundesgerichtshof in dem die B1-Fassung des Streitpatents betreffenden Urteil vom 29. April 2014 - X ZR 19/11, S. 7/8 Rn. 12 ausgeführt hat.

  1.3 Die Klägerinnen verweisen insofern auch zutreffend auf die die Parallelpatente EP 1 181 902 und DE 195 49 477 betreffende Auslegung durch den Bundesgerichtshof (vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11) und das OLG Düsseldorf (Az.: I-2 U 54/10), welche die vorstehende Auslegung zu Merkmal D des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents NK1 für die dortigen übereinstimmenden Merkmale des zu beurteilenden Patentanspruchs 1 bestätigen (vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 [NK7] Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11).

  So führt der Bundesgerichtshof im Urteil vom 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 aus:.

• BGH, 29.04.2014 - X ZR 20/11

  Patentfähigkeit der Erfindung eines flexiblen und expandierbaren Stents (hier: …

  Auszug aus BPatG, 08.05.2018 - 4 Ni 63/16

  Zur gleichen Auslegung im Hinblick auf das Erfordernis der fehlenden Überlappung der vollen Schlaufen der ersten und zweiten Mäandermuster seien auch der BGH in seinen Urteilen im Nichtigkeitsberufungsverfahren betreffend die Parallelpatente EP 1 181 902 und DE 195 49 477 (vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11) sowie das OLG Düsseldorf in dem zwischen den Parteien geführten Verletzungsrechtsstreit, der auf das Parallelpatent EP 1 181 902 gestützt war (Az.: I-2 U 54/10), gekommen.

  Da es sich bei dem geltenden Patentanspruch 1 um einen Erzeugnisanspruch handelt, kommt es dabei auf die Herstellungsweise nicht an (BGH, Urteil vom 29.04.2014 - X ZR 20/11, S. 13 Rdn. 12).

  1.3 Die Klägerinnen verweisen insofern auch zutreffend auf die die Parallelpatente EP 1 181 902 und DE 195 49 477 betreffende Auslegung durch den Bundesgerichtshof (vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11) und das OLG Düsseldorf (Az.: I-2 U 54/10), welche die vorstehende Auslegung zu Merkmal D des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents NK1 für die dortigen übereinstimmenden Merkmale des zu beurteilenden Patentanspruchs 1 bestätigen (vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 [NK7] Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11).

• OLG Düsseldorf, 03.06.2015 - 2 U 54/10

  Abweisung der Klage wegen Verletzung eines Patents für einen flexiblen, …

  Auszug aus BPatG, 08.05.2018 - 4 Ni 63/16

  NK1 EP 0 846 449 B1 NK1a DE 695 25 182 T2 NK1b DE 695 25 182 C5 NK1c Registerauszug des Streitpatents vom 22.11.2016 NK2 WO 96/03092 A1 NK3 Beschluss der Einspruchsabteilung des EPA vom 14.05.2008 zu EP 846 449 NK4 Beschluss der Technischen Beschwerdekammer des EPA (T 1967/08) vom 21.01.2011 zu EP 846 449 NK5 Beschluss der Patentabteilung 43 des DPMA vom 21.01.2016 zu EP 846 449 im Beschränkungsverfahren NK6 Klageerweiterung vom 15.03.2011 der hiesigen Beklagten im zwischen den Parteien anhängigen Verletzungsstreit vor dem OLG Düsseldorf (Az.: I-2 U 54/10) NK7 Urteil des BGH vom 29.04.2014 (Az.: X ZR 19/11) NK8 Urteil des OLG Düsseldorf vom 30.04.2015 (Az.: I-2 U 54/10), mit dem die auf dem parallelen Patent EP 1 181 902 basierende Verletzungsklage abgewiesen wurde NK9 Merkmalsgliederung der geänderten Patentansprüche 1 und 2 des Streitpatents NK10a-e Dokumente zum Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren vor dem BGH zum Parallelpatent EP 1 181 902 NK11 Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 23.05.2017 zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens zum Streitpatent NK12 Verletzungsklage der hiesigen Patentinhaberin und Beklagten vor dem LG Düsseldorf vom 02.12.2008 zu den Parallelpatenten DE 195 49 477, EP 1 181 902 und DE 195 49 520 sowie zum Parallelgebrauchsmuster DE 295 21 205 NK13 Überweisungsbeleg vom 06.10.2017 über die Kostenerstattung der Klägerinnen an die Beklagte betreffend das vorhergehende Nichtigkeitsverfahren zum Streitpatent (Az. 4 Ni 33/11 (EP)) NK14 = NK6 NK15 EP 0 846 449 A2.

  Zur gleichen Auslegung im Hinblick auf das Erfordernis der fehlenden Überlappung der vollen Schlaufen der ersten und zweiten Mäandermuster seien auch der BGH in seinen Urteilen im Nichtigkeitsberufungsverfahren betreffend die Parallelpatente EP 1 181 902 und DE 195 49 477 (…vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11) sowie das OLG Düsseldorf in dem zwischen den Parteien geführten Verletzungsrechtsstreit, der auf das Parallelpatent EP 1 181 902 gestützt war (Az.: I-2 U 54/10), gekommen.

  1.3 Die Klägerinnen verweisen insofern auch zutreffend auf die die Parallelpatente EP 1 181 902 und DE 195 49 477 betreffende Auslegung durch den Bundesgerichtshof (…vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11) und das OLG Düsseldorf (Az.: I-2 U 54/10), welche die vorstehende Auslegung zu Merkmal D des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents NK1 für die dortigen übereinstimmenden Merkmale des zu beurteilenden Patentanspruchs 1 bestätigen (…vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 [NK7] Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11).

 
• BGH, 21.10.2010 - Xa ZB 14/09

  Winkelmesseinrichtung

  Auszug aus BPatG, 08.05.2018 - 4 Ni 63/16

  Dies gilt auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach in diesem Fall im Gegensatz zu den Folgen bei einer sog. uneigentlichen Erweiterung - also ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmalen - die Nichtigerklärung nicht zu vermeiden ist (…st. Rspr. vgl. BGH, Urt. v. 17.02.2015, X ZR 161/12 = BGHZ 204, 199 - Wundbehandlungsvorrichtung; BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung Rn. 22).

  Ein Aliud liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschl. v. 21.10.2010, Xa ZB 14/09 = GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung Rn. 22, zum Einspruchsverfahren;… Urt. v. 21.06.2011, X ZR 43/09 = GRUR 2011, 1003 - Integrationselement Rn. 29) unter anderem vor, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist.

• BGH, 17.07.2012 - X ZR 117/11

  Polymerschaum

  Auszug aus BPatG, 08.05.2018 - 4 Ni 63/16

  Die Auslegung der Patentansprüche hat nach den Grundsätzen einer am technischen Sinngehalt der Merkmale des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit (st. Rspr., BGH GRUR 2011, 129 - Fentanyl-TTS; GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I, m. w. N.) und im Lichte der Gesamtoffenbarung der Patentschrift zu erfolgen (BGH GRUR 2012, 1124 - Polymerschaum I; GRUR 2015, 868 - Polymerschaum II).

  Nach ständiger Rechtsprechung ist für den Inhalt einer Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung maßgebend, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend entnehmen kann (BGH GRUR 2015, 573 - Wundbehandlungsvorrichtung; GRUR 2016, 50 - teilreflektierende Folie; BGHZ 194, 107 Rn. 45 - Polymerschaum).

• BGH, 08.07.2010 - Xa ZR 124/07

  Fälschungssicheres Dokument

  Auszug aus BPatG, 08.05.2018 - 4 Ni 63/16

  Dazu zählen auch weitergehende, den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmende Erkenntnisse, die der Fachmann auch nicht als selbstverständlich mitliest, sondern zu denen er durch Ergänzung der Offenbarung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (…BGH Urt. v. 16.12.2008, X ZR 89/07 = GRUR 2009, 382 - Olanzapin; GRUR 2010, 910, 916 - Fälschungssicheres.

  Innerhalb dieses Rahmens können deshalb - wie vorliegend - die Patentansprüche bis zur Erteilung weiter gefasst werden als in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen (BGH GRUR 2010, 910 - Fälschungssicheres Dokument, m. w. H.).

• BGH, 12.05.2015 - X ZR 43/13

  Rotorelemente - Patentnichtigkeitsverfahren betreffend ein Europäisches Patent: …

  Auszug aus BPatG, 08.05.2018 - 4 Ni 63/16

  Vielmehr ist zunächst dessen Inhalt durch Auslegung zu ermitteln (BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 - X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 - Rotorelement).

  Eine solche Auslegung käme jedoch allenfalls dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 - X ZR 43/13, Rn. 16 Rotorelemente m. w. N.).

• BGH, 17.02.2015 - X ZR 161/12

  Patentnichtigkeitssache betreffend ein Europäisches Patent: Nichtigerklärung …

  Auszug aus BPatG, 08.05.2018 - 4 Ni 63/16

  Nach ständiger Rechtsprechung ist für den Inhalt einer Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung maßgebend, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend entnehmen kann (BGH GRUR 2015, 573 - Wundbehandlungsvorrichtung; GRUR 2016, 50 - teilreflektierende Folie;… BGHZ 194, 107 Rn. 45 - Polymerschaum).

  Dies gilt auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach in diesem Fall im Gegensatz zu den Folgen bei einer sog. uneigentlichen Erweiterung - also ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmalen - die Nichtigerklärung nicht zu vermeiden ist (st. Rspr. vgl. BGH, Urt. v. 17.02.2015, X ZR 161/12 = BGHZ 204, 199 - Wundbehandlungsvorrichtung; BGH…, Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung Rn. 22).

• BGH, 09.04.2013 - X ZR 130/11

  Verschlüsselungsverfahren

  Auszug aus BPatG, 08.05.2018 - 4 Ni 63/16

  Eine unzulässige Erweiterung des Inhalts einer Anmeldung liegt erst vor, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat, so wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2013, 809 - Verschlüsselungsverfahren).

  Dennoch sieht der Senat vorliegend das Merkmal D´ nicht als ursprünglich erfindungsgemäß offenbart, da sich der Gegenstand dieser Lehre für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat: Denn die Hinzufügung des Merkmals D´ betrifft hierbei einen technischen Aspekt, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch wenigstens in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2013, 2012 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; GRUR 2013, 809 - Verschlüsselungsverfahren).

• BGH, 16.12.2008 - X ZR 89/07

  Olanzapin

  Auszug aus BPatG, 08.05.2018 - 4 Ni 63/16

  Dazu zählen auch weitergehende, den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmende Erkenntnisse, die der Fachmann auch nicht als selbstverständlich mitliest, sondern zu denen er durch Ergänzung der Offenbarung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (BGH Urt. v. 16.12.2008, X ZR 89/07 = GRUR 2009, 382 - Olanzapin; GRUR 2010, 910, 916 - Fälschungssicheres.
• BGH, 02.03.1999 - X ZR 85/96

  Spannschraube
• BGH, 11.02.2014 - X ZR 107/12

  Patentnichtigkeitssache betreffend ein Europäisches Patent: Voraussetzungen …
• BGH, 12.03.2002 - X ZR 168/00

  Schneidmesser I
• BGH, 09.06.2015 - X ZR 101/13

  Polymerschaum II - Patentnichtigkeitsverfahren betreffend ein Europäisches …
• BGH, 14.09.2004 - X ZR 149/01

  "Elektronisches Modul"; Nachträgliche Einbeziehung eines zunächst nicht …
• BGH, 15.09.2015 - X ZR 112/13

  Patentnichtigkeitssache betreffend ein Europäisches Patent: Inanspruchnahme der …
• BGH, 18.11.2010 - Xa ZR 149/07

  Fentanyl-TTS
• BGH, 21.06.2011 - X ZR 43/09

  Integrationselement
• BGH, 01.03.2011 - X ZR 72/08

  Kosmetisches Sonnenschutzmittel III
• BGH, 18.03.2010 - Xa ZR 54/06

  Proxyserversystem
• BGH, 13.04.1999 - X ZR 23/97

  Nichtigkeit eines Patents für einen "Extrusionskopf
• BPatG, 10.01.2012 - 4 Ni 6/11

  Traglaschenkette - Patentnichtigkeitsklageverfahren - Neuheit - erfinderische …
• BPatG, 21.01.2011 - 4 Ni 44/09

  Beurteilung der Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstands nach Auslegung des …

• BPatG, 18.07.2019 - 4 Ni 49/17
  Dies gilt unabhängig davon, ob ein Aliud zwangsläufig mit einer unzulässigen Änderung des Schutzbereichs verbunden ist (offen gelassen in BGH, Urteil vom 14. September 2004 - X ZR 149/01 = GRUR 2005, 145 - elektronisches Modul, hierzu auch Senat, Urteil vom 8. Mai 2018 - 4 Ni 63/16 (EP) - Stent), weil jedenfalls vorliegend die Verwendung einer Verarmungszone nicht nur einen anderen Patentgegenstand bestimmt, sondern auch einen anderen Schutzbereich, der nunmehr Annäherungen an die beanspruchte Verwendung einer Verarmungszone verbieten würde,.
• BPatG, 30.04.2019 - 4 Ni 49/17

  Dentalimplantat - Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Dentalimplantat" - …

  Dies gilt unabhängig davon, ob ein Aliud zwangsläufig mit einer unzulässigen Änderung des Schutzbereichs verbunden ist (offen gelassen in BGH, Urteil vom 14. September 2004    - X ZR 149/01 = GRUR 2005, 145 - elektronisches Modul, hierzu auch Senat, Urteil vom 8. Mai 2018 - 4 Ni 63/16 (EP) - Stent), weil jedenfalls vorliegend die Verwendung einer Verarmungszone nicht nur einen anderen Patentgegenstand bestimmt, sondern auch einen anderen Schutzbereich, der nunmehr Annäherungen an die beanspruchte Verwendung einer Verarmungszone verbieten würde, während eine zulässige, die Verwendung eines Dentalimplantats betreffende Annäherung gänzlich anderen Kriterien für die Grenzen des Schutzbereichs unterliegt, und zwar auch dann, wenn das Dentalimplantat anspruchsgemäß eine Verarmungszone aufweist und die Verwendung einer Verarmungszone in einem Dentalimplantat beansprucht ist.
• BPatG, 19.11.2019 - 4 Ni 4/18

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Laser zur Photoablation" - zur …

  Dies begründet jedoch keine neuheitsschädliche Offenbarung der erfindungsgemäßen Lehre, und zwar unabhängig davon, ob bzw. inwieweit Parameterangaben darin enthaltene Einzelwerte oder Teilbereiche offenbaren, ob insoweit abweichend von der früheren Rspr. und der Erkenntnis folgend, dass es sich auch beim Erfordernis der Neuheit um einen patentrechtlichen Begriff normativen Charakters handelt (…so BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404, Rn. 24 - Carvedilol II), weniger auf die Denklogik früherer Rspr. des BGH als auf eine gebotene normative Betrachtung abzustellen ist, vergleichbar dem Lösungsansatz des EPA, welche darüber entscheidet, ob dem Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen und auch individualisierten Offenbarung (hierzu bspw. Senat Urt. v. 8.5.2018, 4 Ni 63/16 (EP)) ausreichend Rechnung getragen ist (…hierzu ausführlich Senat Urt. v. 02.07.2018, 4 Ni 8/17; BlPMZ 2017, 211 - Bioreaktor).